Marques : déchéance pour défaut d’usage VS. action en contrefaçon

(CJUE, 26 mars 2020, C-622/18)

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire d’une marque encourt la déchéance de ses droits lorsque celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux, pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, pendant une période ininterrompue de 5 ans (Article L. 714-5 du CPI).

En l’espèce, le titulaire d’une marque française « SAINT GERMAIN » déposée le 5 décembre 2005 pour désigner des alcools et spiritueux avait agi en contrefaçon en 2012 contre un tiers auquel il reprochait la distribution de liqueur sous l’appellation « St Germain ».

Dans le cadre d’une instance parallèle, le Tribunal de grande instance de Nanterre avait annulé, par jugement du 28 février 2013, la marque « SAINT GERMAIN » du demandeur, sanctionnant le défaut d’usage de cette marque.

L’annulation avait été prononcée à compter du 13 mai 2011, soit de la 5ème année suivant la date de publication de l’enregistrement de la marque (12 mai 2006).

L’action en contrefaçon parallèle étant maintenue, il revenait à déterminer si, la marque étant annulée, son titulaire déchu pouvait maintenir ses demandes relatives aux actes de contrefaçon ayant eu cours entre le dépôt et la déchéance de la marque (soit entre le 5 décembre 2005 et le 13 mai 2011).

Dans une décision du 16 janvier 2016, le Tribunal saisi de l’action en contrefaçon rejetait les demandes du titulaire de la marque annulée au motif de l’absence d’exploitation de cette marque depuis son dépôt.

La Cour d’appel de Paris avait, à son tour, rejeté le recours du titulaire, lequel s’est pourvu en cassation le 21 décembre 2016.

Les Juges suprêmes ont alors interrogé la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) afin de déterminer si le titulaire qui n’a jamais exploité sa marque et a été déchu de ses droits sur celle-ci peut obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant d’actes de contrefaçon antérieurs à la date d’effet de la déchéance.

Pour la CJUE, chaque État est libre, en application de la Directive 2008/95/CE :

  • de déterminer quels sont les effets de la déchéance d’une marque,
  • de permettre ou non au titulaire d’une marque déchue de réclamer l’indemnisation de son préjudice résultant de l’usage fait par un tiers de sa marque avant que celle-ci ne soit déchue.

Il en résulte qu’en France, le délai à l’issu duquel une marque peut être déchue pour défaut d’usage étant de 5 ans, toute atteinte au droit de marque antérieure à la déchéance doit pouvoir être poursuivi.

Il reste toutefois que, dans une telle hypothèse, il sera compliqué pour le titulaire déchu de justifier d’un préjudice, puisqu’il n’aura, de facto, jamais exploité la marque qui fonde sa demande…

En outre, le signe argué de contrefaçon étant désormais libéré de toute antériorité gênante (la marque antérieure étant déchue), celui-ci pourra parfaitement continuer d’être exploité.

Faute de préjudice réel, l’intérêt de l’action en contrefaçon demeurera donc très limité.

N. BRESSAND
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