La société SO PRESS est spécialisée dans l’édition de magazines et de journaux périodiques.
Elle est notamment l’éditrice du magazine SO FOOT consacré à l’actualité du monde du football et du magazine SO FILM consacré au septième art.
Elle est titulaire de plusieurs marques françaises et européennes dont le point commun est qu’elles contiennent toutes le terme « SO » :
- SO FOOT;
- SO FILM ;
- SOGOOD ;
- SOCIETY.
Ces dernières années, la société SO PRESS a engagé plusieurs contentieux de marques tant devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), chargé d’examiner les demandes de dépôt de marques, que devant les juridictions françaises.
La société SO PRESS contestait l’enregistrement par des tiers et l’usage à titre de marques de signes contenant le terme « SO » en lien avec des produits ou services ayant généralement trait aux activités de « publicité » ou de « publication de journaux et périodiques ».
Parmi les marques à l’enregistrement desquelles la société SO PRESS s’est opposée (essentiellement sur le fondement de sa marque SO FOOT), on peut citer :
- la marque « SO GOLF » déposée pour désigner notamment les services suivants : agences d’informations ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
- la marque « SO RUN » déposée pour désigner notamment les services suivants : périodiques, service d’agence de publicité, service de revue de presse, agence de presse, distribution de journaux, mise à disposition de publications électroniques ;
- la marque « SO GREEN » déposée pour désigner notamment les services suivants : produits de l’imprimerie ; journaux ; prospectus ; brochures ; publicité ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ;
- la marque « SO ! GUADELOUPE » déposée pour désigner notamment les services suivants : brochures ; publicité ; location d’espaces publicitaires.
SO PRESS a ainsi obtenu que l’opposition formée contre la marque « SO GOLF » soit partiellement accueillie, la demande d’enregistrement de cette marque ayant été rejetée par l’INPI pour les services de « Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
L’INPI a considéré que le signe « SO GOLF » constituait une imitation de la marque « SO FOOT ». L’office avait ainsi relevé : une identité de construction visuelle, intellectuelle et conceptuelle (terme « SO » en début de signe, suivi d’un terme identifiant un sport), de sorte que le signe « SO GOLF » pouvait être perçu comme une « déclinaison » de la marque antérieure « SO FOOT ».
Il en résultait donc un risque de confusion.
Concernant la demande de marque « SO RUN », l’opposition de la société SO PRESS a également été partiellement accueillie par l’INPI qui notamment a relevé une identité de construction des signes, « SO » étant suivi d’un terme renvoyant là encore au domaine sportif.
L’opposition contre la demande enregistrement de la marque « SO GREEN » avait également, dans un premier temps, été partiellement accueillie par l’INPI pour les produits et services liés aux activités de publicité.
De manière très contestable, l’INPI avait estimé que le terme « GREEN », à l’image du terme « GOLF » évoqué ci-avant, renvoyait au domaine sportif et plus particulièrement au terrain gazonné utilisé pour la pratiquer ce sport. L’office a donc considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes « SO FOOT » et « SO GREEN ».
Le déposant ayant fait appel de cette décision, la Cour d’appel de Paris en a prononcé l’annulation au motif que « Il s’infère en définitive de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une impression d’ensemble suffisamment différente pour exclure, même si le signe contesté reprend le premier terme ‘SO’ de la marque antérieure, un risque de confusion pour des produits similaires dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, lequel ne serait pas fondé à considérer la marque seconde comme une déclinaison de la marque première, et attribuer aux produits couverts par les signes en cause une origine commune, ni à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées. » (Cour d’appel de Paris, 11 octobre 2019, n° 18/27444).
Enfin, l’opposition à la demande de marque semi-figurative « SO ! GUADELOUPE » ci-dessous reproduite a été rejetée par l’INPI.
Il a notamment été relevé que :
- visuellement, les signes se distinguaient radicalement (éléments figuratifs, couleurs, calligraphie, taille) et que l’élément « SO » n’était pas directement lisible (la lettre « O » étant représentée par une loupe) ;
- phonétiquement, la prononciation des signes était distincte, notamment quant à leur sonorités finales ;
- le terme « SO » en commun n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur, malgré sa position d’attaque, étant précisé qu’il est perçu comme le superlatif anglais qui peut être traduit par « si » ou « tellement » (tellement foot, tellement Guadeloupe).
Les demandes de SO PRESS n’ont donc pas été accueillies par l’INPI.
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