Fonction du nom de domaine
A l’origine, les sites internet sont identifiés par une adresse IP, suite de quatre nombres allant de 0 à 255 et séparés par un point. Ces adresses étant difficiles à retenir pour les internautes, il leur a été substitué des « noms de domaines » constitués de caractères latins plus faciles à mémoriser.
Le nom de domaine est composé :
- d’un radical : il peut s’agir de lettres, de chiffres et d’un ou plusieurs traits d’union ;
- et d’une extension (ou TLD pour « Top Level Domain ») : elle peut être géographique (.fr, .us, .it, .eu,..) ou générique (.com, .net, .biz, .org,..).
Ainsi, dans le nom de domaine « bressand-avocat.fr », « bressand-avocat » est le radical et « .fr » l’extension.
Le nom de domaine est un signe distinctif dont il ne faut pas négliger l’importance stratégique.
A l’heure du tout numérique, la plupart des acteurs économiques ne manquent pas de réserver ce que l’on qualifie parfois d’« enseigne virtuelle ».
Parce que son tarif est particulièrement attractif – à partir de 10 euros par an – le nom de domaine se réserve et s’abandonne facilement.
Pourtant, sa réservation implique le respect de certaines règles car elle peut être génératrice de contentieux.
Disponibilité du nom de domaine
Avant de réserver un nom de domaine, il convient notamment de s’assurer de la disponibilité de ce signe.
Le principe applicable à la réservation du nom de domaine est celui dit du « premier arrivé, premier servi ». Autrement dit, quiconque souhaite réserver un nom de domaine disponible (entendez par là un nom de domaine qui n’a pas déjà été réservé par un tiers) le peut.
Cependant, et à l’image de la marque, un nom de domaine disponible n’est pas toujours « juridiquement disponible ».
En d’autres termes, l’existence d’ « antériorités » est susceptible de bloquer sa réservation.
Parmi les droits antérieurs opposables à un nom de domaine, peuvent figurer : une marque, un autre nom de domaine, une dénomination sociale, une enseigne, un nom commercial, une appellation d’origine (AOC et AOP), un nom de famille ou un pseudonyme célèbre, un droit d’auteur.
Les cas de réservations illicites sont fréquents et parfois délibérés.
On parle ainsi de « cybersquatting » pour désigner la pratique qui constitue à réserver un nom de domaine identique à un signe antérieur, généralement une marque bénéficiant d’une grande notoriété, dans l’unique but de monnayer son transfert au titulaire de ce signe.
Outre la reprise identique du signe, s’est également développée la pratique dite du « typosquatting » qui consiste à réserver un nom de domaine dont l’orthographe est volontairement très proche d’un signe antérieur, lequel bénéficie en général d’une certaine notoriété.
Le réservataire tente ainsi de profiter des éventuelles fautes de frappes ou d’orthographe que pourraient commettre les internautes et de bénéficier ainsi d’une partie du trafic du site internet dont le nom de domaine est imité (exemple : gooogle.com »).
Marque antérieure au nom de domaine
La marque enregistrée est un droit antérieur fréquemment opposé aux réservataires de noms de domaine.
Le titulaire d’une marque a en effet la possibilité de s’opposer à la réservation par un tiers d’un nom de domaine identique ou similaire à cette marque.
Pour déterminer si cette réservation est illicite, il faut faire application du « principe de spécialité ».
En vertu de ce principe, le titulaire d’une marque ne pourra s’opposer à la réservation d’un nom de domaine que dans la mesure où ces deux signes sont utilisés pour désigner et commercialiser des produits ou services identiques ou similaires.
Si les signes sont identiques et que les produits ou services qu’ils désignent sont également identiques, la réservation du nom sera illicite (contrefaçon de marque). Si seule une similarité est constatée, il faudra démontrer qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour que la réservation soit jugée illicite.
Par exemple, si une société spécialisée dans la vente de confiseries décide de réserver le nom de domaine « haribeau.fr », lequel est similaire (en particulier phonétiquement) à la marque antérieure « HARIBO » pour désigner notamment des confiseries, cette réservation pourra être constitutive d’un acte de contrefaçon de marque.
Précisons également que le principe de spécialité ne trouvera pas application dans l’hypothèse où la marque antérieure bénéficie d’une grande renommée.
Dans ce cas, la réservation de noms de domaine identiques ou similaires pourra constituer une contrefaçon de marque quel que soit le contenu du site et les produits ou services qui y sont commercialisés.
Par ailleurs, au-delà de l’action en contrefaçon, le titulaire d’une marque antérieure pourra également rechercher la responsabilité civile délictuelle du réservataire du nom de domaine qui utilise sans autorisation son signe, et ce sur le fondement de la concurrence déloyale ou parasitaire (article 1240 du Code civil).
Il faudra pour cela rapporter la preuve que la société poursuivie, en reproduisant son signe, a indument profité du travail et des investissements du titulaire du domaine, ou encore qu’elle a participé à la création et à l’entretien d’un risque de confusion.
Autres signes distinctifs antérieurs au nom de domaine
D’autres antériorités que la marque pourront également être opposées au nom de domaine et permettre à leur titulaire de rechercher la responsabilité civile de leur réservataire.
Un nom de domaine antérieur pourra ainsi bloquer la réservation d’un autre nom de domaine identique ou similaire, sur le fondement là encore de la concurrence déloyale et parasitaire.
A titre d’exemple, la réservation d’un nom de domaine en « .com » alors qu’un concurrent détenait le même domaine en « .fr » a été jugé fautive par la jurisprudence (Cass., Ch, com., 13 décembre 2005, 04-10.143).
A également pu être empêchée :
- la réservation d’un nom de domaine reproduisant le nom commercial d’une société par un tiers qui cherchait à détourner sa clientèle (TGI Paris, réf, 22 juin 2010) ;
- la réservation d’un nom de domaine reproduisant un nom patronymique bénéficiant d’une certaine popularité (TGI Nanterre, réf., 13 mars 2000). Même lorsqu’il est dépourvu de toute notoriété, le nom patronymique ne peut pas être reproduit par un nom de domaine s’il peut en résulter un risque de confusion.
Nom de domaine antérieur
S’il ne constitue pas un droit de propriété intellectuelle, le nom de domaine peut être protégé et sa reproduction interdite.
Nom de domaine antérieur à une marque – Le titulaire d’un nom de domaine pourra opposer son signe au titulaire d’une marque enregistrée postérieurement.
Les droits français et européen prévoient qu’une marque ne peut être enregistrée s’il elle porte atteinte à un droit antérieur. Or il est admis qu’un nom de domaine puisse constituer une telle antériorité.
Aussi, en application des dispositions du droit des marques, le titulaire d’un nom de domaine pourra demander au juge l’annulation d’une marque enregistrée dans l’hypothèse où cette marque désigne les mêmes produits ou services que ceux commercialisés par le titulaire du nom de domaine sur son site internet et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il sera également possible de faire opposition à la demande de marque devant l’INPI en invoquant son nom de domaine antérieur et exploité.
Nom de domaine antérieur à un autre signe distinctif – S’agissant des autres signes distinctifs (dénomination sociale, nom commercial, enseigne, autre nom de domaine, etc.), le titulaire du nom de domaine pourra rechercher la responsabilité civile délictuelle du tiers qui reproduit ou imite son signe sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.
De manière générale, le nom de domaine ne sera opposable que s’il est utilisé de manière effective (TGI Paris, 17 janvier 2014 ; CA Paris, 12 septembre 2003). Il doit donc « pointer » vers les serveurs d’un site internet effectivement exploité et sur lequel sont commercialisés des produits ou services, et non simplement vers une page blanche ou une page d’accueil.
L’utilisation d’un nom de domaine pour rediriger les internautes vers un autre nom de domaine ne constitue pas non plus une « exploitation » suffisante.
Il a cependant déjà été admis par les juges qu’était constitutif de parasitisme le fait de réserver le nom de domaine d’un concurrent qui avait expiré, faute pour ce dernier d’avoir procédé à son renouvèlement (comme ce doit être le cas chaque année pour conserver le nom de domaine) (Cass., Ch, com., 2 février 2016, 14-20.486).
Autre condition nécessaire à son opposabilité, le nom de domaine antérieur ne doit pas être générique.
La jurisprudence n’accepte de sanctionner la reproduction d’un nom de domaine antérieur que dans la mesure où ce dernier est distinctif, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de la désignation usuelle ou générique des produits ou services commercialisés sur le site vers lequel il pointe (Tribunal de commerce de Paris, 24 mai 2013 ; Cour d’appel de Bastia, 20 mars 2013).
Il a par exemple été jugé que le réservataire du nom de domaine « mariagesencorse.com » ne pouvait pas s’opposer à la réservation du nom de domaine « mariageencorse.com » (« mariage » étant ici au singulier) dans la mesure où cette dénomination consiste en « une juxtaposition d’un mot usuel et d’une provenance ou d’un lieu géographique, qui évoque l’objet et le lieu de l’activité de son titulaire sur internet ».
De même, et pour reprendre un cas de figure évoqué ci-avant, la société qui avait omis de renouveler son nom de domaine « procouteaux.fr » (tout en conservant « procouteaux.com »), qui avait été récupéré par un concurrent, s’est vu refuser par le juge saisi le transfert de ce nom de domaine au motif que le nom était générique et descriptif de ses activités (CA Riom, 3 mars 2021, n° 19/01005).
Dans tous les cas, il faudra démontrer qu’il existe un risque de confusion résultant de la reproduction du nom de domaine antérieur par le signe postérieur.
Ainsi, il a été jugé que la réservation d’un nom de domaine reproduisant à l’identique la dénomination sociale d’une société portait atteinte aux droits de celle-ci dès lors que, compte tenu du contenu du site et des services qui y sont offerts, il existe un risque de confusion dans l’esprit des internautes qui pourraient attribuer à tort l’exploitation de ce site à la société dont la dénomination sociale antérieure a été reproduite (TGI Paris, 25 novembre 2009).
Procédures extrajudiciaires de règlement des litiges
Lorsqu’un nom de domaine reproduit un signe antérieur, outre l’action judiciaire, le titulaire du droit auquel il est porté atteinte bénéficie également de la possibilité de recourir à des procédures de résolution amiable des litiges.
Ces procédures, appréciées pour leur rapidité et leur efficacité, ne permettent cependant pas d’obtenir des dommages et intérêts. Seule une procédure judiciaire offrira cette possibilité.
Les procédures extrajudiciaires diffèrent selon l’extension du nom de domaine litigieux.
Ainsi, pour les noms de domaine dont l’extension est le « .fr », l’AFNIC (association française pour le nommage Internet en coopération) a mis en place les procédures dites « SYRELI » et « PARL EXPERT » encadrées par les articles L. 45-2 et suivants du Code des postes et des communications électroniques.
Il résulte de ces dispositions que toute personne qui estime qu’un nom de domaine d’extension « .fr » porte atteinte à ses droits antérieurs et qui justifie d’un intérêt à agir peut saisir l’AFNIC pour demander la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine.
Cela vise notamment les hypothèses dans lesquelles un nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi, à des droits de propriété intellectuelle ou des droits de la personnalité.
L’AFNIC statue dans un délai d’environ deux mois sur la demande qui lui est présentée. Les délais de la procédure « PARL EXPERT » sont légèrement plus courts que ceux de la procédure « SYRELI ».
Une autre procédure dite « UDRP » (pour « Uniform Domain Name System Dispute Resolution Policy ») a été mise en place par l’organisme américain ICANN en 1999.
Elle permet de traiter les demandes concernant les nombreuses extensions génériques (notamment .com, .net, .org, .fan…) et certaines extensions géographiques gérées par des organismes ayant adhéré à cette procédure.
Elle débute par le dépôt d’une plainte électronique déposée auprès de l’OMPI, ou d’un autre tribunal arbitral compétent.
Le demandeur doit démontrer soit que le nom de domaine est identique ou semblable à sa marque au point de créer une confusion, soit que le réservataire n’avait aucun droit ni intérêt légitime sur le nom réservé (nom commercial, patronyme ou pseudonyme notoire, œuvres littéraires, etc.).
La durée de la procédure est d’environ trois mois entre le dépôt de la plainte et la radiation ou le transfert du nom de domaine.
Le coût de cette procédure varie généralement entre 1 000 et 4 000 euros.
Si ces procédures n’aboutissent pas, le requérant pourra saisir la juridiction compétente pour tenter de faire interdire l’utilisation du nom de domaine.